作者：许怀远

    愚人节生效的《修改〈专利审查指南〉的决定》明确了既包含商业规则又包含技术特征的专利申请不应归属于智力活动规则而被驳回。这对于摩拜单车等商业模式创新者而言，无疑是个喜大普奔的消息。笔者作为指南修改研究组的成员全程参与了专利审查指南商业模式部分的修改过程，以下结合具体案例分析商业模式专利申请的前世今生。

    一、修改前的审查和申请事务操作

    其实，专利局审查员对商业方法专利申请审查标准并不统一。

    从专利法的立法本意来说，专利法第二十五条规定的智力活动规则不属于利用了自然规律解决了技术问题形成的技术方案，简言之，不符合专利法第二十五条规定的情形是不符合专利法第二条第二款的特例，因此，从审查思路的角度来说，如果认为既含有商业特征又含有技术特征的权利要求不能给于专利保护，审查员既可以采用专利法二十五条进行驳回也可以采用专利法第二条第二款进行驳回。

    笔者在专利复审委员会网站采用“商业”为关键词在决定要点字段中检索，获取了10份复审决定，决定理由和最终结论如下表所示，从下表可以看出针对既含有商业特征又含有技术特征的权利要求，依据智力活动规则条款（专利法第二十五条，A25）规定进行驳回的仅占20%，依据创造性条款（专利法第二十二条第三款，A22.3）进行驳回的占10%，而依据是否属于技术方案（专利法第二条第二款，A2.2）进行驳回的占据70%。 

    从上述复审决定的结论来看，在专利法修改之前多数审查员认定商业方法专利由于不属于技术方案而不能获得授权，只有少数“开明”的审查员会对商业方法专利“网开一面”。

    专利申请人采用技术手段对商业模式专利进行“适度包装”

    案例名称：事件触发与处理退货的方法与系统

    申请号： 201610069926 .5  申请日：2016-02-01

    申请人：北京京东尚科信息技术有限公司；北京京东世纪贸易有限公司

    技术问题：消费者在电商平台购买产品之后如果发现该商品价格降低，往往依据7天无理由退货制度申请退货退款，电商平台无法甄别消费者退货的实际原因而进行退款退货，导致物流资源的不合理浪费。

    技术方案：在电商平台面对消费者的退货时，通过对对欲退货的商品从该消费者购买时到请求退货时的价格信息进行查询和分析，比较相关商品的价格波动，以对退货原因进行分析判断，对因为降价原因发生的退货行为进行差额补偿提示，以降低电商的退货率。

     权利要求：一种事件触发方法，其特征在于，包括：记录与第二事件相关的第二数据；根据所述第二数据查询第一事件相关的第一数据；根据所述第二数据与所述第一数据获取所述第一事件与所述第二事件之间的相关数据；根据所述相关数据触发第三事件。

    对于这种云遮雾罩的权利要求，笔者只能大声疾呼“请讲人话”，其实只要将权利要求的“事件”和“数据”进行如下“翻译”，即可明白该权利要求的真实含义。

    第一事件=购买订单；第一数据=购买商品时的实际价格；

    第二事件=退货请求；第二数据=退货时的该商品的价格；

    第三事件=退换差价；相关数据=价格是否下跌。

    权利要求的真实含义为：一种处理退货的方法，其特征在于，包括：获取用户欲退的商品在购买后的价格波动信息；根据所述价格波动信息判断所述用户是否因为价格波动原因退货；当判断用户因为价格波动原因退货时，提示所述用户可申请退还差额；当接收到用户申请退还差额的确认信息时，根据所述欲退的商品的购买价格与当前价格的差额进行退款。

    正是由于专利审查和专利申请的实务操作中的种种不确定性，业界对于修改专利审查指南的呼声日益高涨。笔者以为，本轮专利审查指南对商业模式专利申请修改之后，申请人再也不用为了将商业模式“包装成”技术方案而“不说人话”了。

    二、修改的背景过程和意义

    近年来，随着“互联网+”行动计划和“创新创业”活动日益深入，我国形成了一批移动互联行业的优势企业，培育形成了物联网、云计算和大数据等新业态，对于我国传统产业的转型升级发挥了重要作用。2015年12月18日发布的《国务院关于新形式下加快知识产权强国建设的若干意见》（国发〔2015〕71号）要求加强新业态领域创新成果的知识产权保护，特别是研究完善商业模式知识产权保护制度，加强互联网、电子商务、大数据等领域的知识产权保护规则研究，推动完善相关法律法规。

    根据该要求，国家知识产权局成立了以条法司牵头组织，审查业务管理部、电学发明审查部等业务部门具体负责，相关企事业单位积极参与的专项课题研究组，在深入调研北京、上海、深圳、杭州、贵阳等互联网行业企业的基础上形成专利审查指南修订初稿，并广泛征求了局内外专家学者、专利实务工作者的意见和建议，最终形成了指南修改稿。修改内容：涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。日前，国家知识产权局申长雨局长签署《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》，修改后的《专利审查指南》已于2017年4月1日起施行。

    本轮专利审查指南中明确了既含有商业特征又含有技术特征的权利要求不属于智力活动的规则，具有可专利性，有利于统一专利审查标准，有利于扭转商业模式创新成果遭遇无序竞争的窘态，有利于充分发挥知识产权在资源配置上的关键作用，能够进一步调动和激发互联网行业创新创业的热情和积极性。

    笔者以为，专利审查指南中虽然没有明确既含有商业特征又含有技术特征的权利要求是否由于不属于技术方案而违反专利法第二条第二款的规定，但是鉴于智力活动规则属于专利法第二条第二款的特例，因而对于大部分商业模式专利申请，专利审查员理应没有理由再依据专利法第二条第二款进行驳回。

    三、修改留白

    商业模式的技术手段相似性与发明专利创造性高度之间的矛盾

    一方面，创造性审查中应当审视技术特征带来的创造性高度。新商业模式的创新和落地需要利用信息技术手段来实现，包括计算机技术、网络技术、通信技术、大数据技术、人工智能等。从技术发展趋势来看，硬件技术的改进和发展已经进入固定通道，硬件技术的发展对人们的日常工作和生活并没有带来明显的影响；而软件开发和设计也正在走向通用化甚至模块化的阶段，随着云服务的发展和开源运动的兴起，软件开发技术也正在成为普遍的支撑性技术。商业模式的创新、验证和完善日益获得投资者重视的今天，实现商业模式的硬件或者软件技术往往是成熟的技术，算法、语言、理论和方法论虽然选择不同，但殊途同归，往往同样的模式创新，其背后的技术实现最终只是某种程序语言或者同样功能的不同算法选择之间略有不同。从这个角度来说，商业模式创新所依据的技术是否足以为商业模式带来创造性高度仍存疑虑。

    另一方面，在创造性审查中应当审视商业特征带来的创造性高度。 “互联网+” 在与传统行业深度融合甚至对传统行业进行颠覆，将传统行业中的商业手段进行线上改造，体现这些商业手段的商业特征能否为商业模式专利带来创造性高度，特别是基于这些商业特征所产生的经济效果和社会效果能否像技术特征带来的技术效果一样在创造性评价中得到考量，仍需要在实务操作中进一步观察和研究。

    商业模式更新迭代速度快与发明专利审查周期长之间的矛盾

    笔者在参与新业态创新成果知识产权保护需求调研项目过程中，很多企业反映商业模式的成败往往在推出后的6个月即可得到验证，而商业模式的迭代更新往往在半年内即告完成，而发明专利申请的审查周期往往在2年左右，势必发生专利授权速度不能满足新业态更新诉讼的矛盾。在审查指南修改研究过程中，为了呼应商业模式创新者对于快速获得知识产权的需求，研究组曾设想过对商业模式专利采用实用新型制度进行保护的探索，但囿于专利法中实用新型的概念对其保护客体严格限定，该设想只能搁置。因此，商业模式专利用于实战仍然有待于专利审查周期的进一步缩短。好消息是国家知识产权局正在对《专利优先审查管理办法》征求意见，“涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快”的专利可以申请优先审查，此举或将大幅提高商业模式专利实战性。