“注册恶意”的认定：以注册后的使用行为印证注册之初的心理状态

——从“太阳神”案到“威仕达玉兰”案的演进

    “‘恶意’是一个大词”(‘Bad faith’ are big words.)。[*]诚如斯言，在商标领域中，“恶意”作为一个模糊的法律概念，一直备受关注却难以界定。在我国司法实践中，从“太阳神”案到“锦竹JINZHU及图”案，再到“威仕达玉兰”案，对驰名商标“恶意注册”的认定有一定的变化，尤其是对争议商标注册后的商标使用行为能否作为认定商标注册之时的“恶意”的态度，法院经历了从明确的否定到逐步承认其“佐证”作用的态度演变。探讨“恶意注册”的相关解析及司法实践的发展，可为其理解与认定提供更全面的视角。

     一、问题的缘起

     “欺诈毁灭一切”，商标注册与使用应当遵循诚实信用原则。根据我国2013年《商标法》第45条第1款（2001年《商标法》第41条第2款），驰名商标所有人对他人恶意注册行使无效宣告的期限不受法定5年的限制。那么，如何理解与界定“恶意注册”，争议商标注册后的不当使用行为能否证明注册之时“恶意”？对此，目前并无统一或指导性的规定或解释，司法实践中如何认定这些问题值得进一步探讨。

    从我国的司法实践来看，在“太阳神”案及“MONIHAO及图”案中，法院明确指出，“恶意注册”的认定应以争议商标注册之日为时间点，应当指商标注册人的恶意注册行为，而不应考虑注册日后的恶意受让行为。相反，在之后的“锦竹JINZHU及图”案中，法院认为，“从争议商标的转让情况以及不同时期权利人的行为来看，可以证明争议商标申请注册之时即非善意。”类似地，最高院在近期的“威仕达玉兰”案中指出，“在实际使用争议商标的过程中具有攀附宝洁公司商标商誉的意图之行为，亦进一步佐证该公司申请注册争议商标具有恶意。”概言之，之后法院在认定“恶意注册”时考虑了争议商标注册后的不当使用行为，注册后的转让情况、实际使用中的攀附行为等因素被纳入了“恶意注册”认定的考量。

     可见，对于争议商标注册后的不当使用行为，是否可以作为证明争议商标注册时的“恶意”，不同时期不同法院呈现出不太一致的态度与倾向，也有观点认为“商标注册问题与商标使用问题不应混为一谈”。本文拟从“恶意注册”的相关解析出发，梳理不同时期相关典型案例，以为“恶意注册”的理解与认定提供更全面的视角。

    二、“恶意注册”的相关解析

    鉴于我国商标法第45条第1款来源于《巴黎公约》第6条第2款第3项，了解《巴黎公约》相关规定有一定的参考意义。关于如何认定“恶意注册”，根据其配套解释，“在申请注册或使用和驰名商标相抵触的商标的人知悉有驰名商标，并且可能是有意从驰名商标和他所注册或使用的商标之间的可能的混淆获得利益，则通常就有恶意的存在。”[1]可见，在认定“恶意注册”时，除要求商标注册人“知悉”驰名商标的存在外，还要求“有意”获得利益即搭便车的不良意图。 

    与我国仅针对驰名商标予以特别规定不同，在欧盟，对于恶意注册的行为，行使无效宣告均不受法定期限限制。[2]《欧盟商标条例》对恶意未进行定义，欧盟法院总检察长Sharpston在Lindt Goldhase案中指出，恶意的认定必须满足，一是商标注册人的行为清楚表明其不诚信的意图；二是该行为可衡量并实质性地满足恶意的客观标准，该客观标准指的是，如果商标注册人的行为偏离了公认的道德行为准则或诚信的商业惯例，恶意便产生了。[3]

    我国《商标法》中，第45条第1款的“恶意注册”是在第13条的基础上增加的独立要件，即要求另外证明商标注册人的主观意图。也就是说，从法律文本上的安排顺序与逻辑而言，对驰名商标所有人，第13条的“复制、摹仿或者翻译”即商标的相同或近似并不能直接证明他人的恶意，驰名商标所有人需另行证明他人的恶意才能不受五年的时间限制。对此，相关专家指出，恶意是通过行为等客观事实反映出来的争议商标注册人的一种主观心理状态，要求驰名商标注册人证明存在主观恶意对其未免过于苛刻。[4]此前在讨论商标法修改时，商评委认为，[5]“复制、摹仿或翻译”等手段本身就已经足以说明注册人主观上具有恶意。 

    针对商评委上述观点，也有学者指出，[6]“这种对于恶意认定方式的理解有些狭隘。实际上，恶意通常都是根据案件的具体情况，通过认定、推定等方式确定，提供直接证据的要求并非必不可少。”

    三、我国司法实践对“恶意注册”认定的演变 

    鉴于相关法规及解释目前尚无统一的认定标准，理论与实务中也存在上述分歧，本部分梳理不同时期法院相关判决，尤其是对争议商标注册后的商标使用行为能否作为认定商标注册之时的“恶意”的态度，以从这些判决中研究法院对“恶意注册”的认定标准及态度演变。

    在“太阳神”案中，[7]法院认为，“恶意注册”应以争议商标注册之日为时间点，不应考虑注册日后的恶意受让行为。北京高院在再审行政判决（[2007]高行抗终字第65号）中将“恶意”解释为，“明知他人驰名商标的存在,出于商业目的故意摹仿他人驰名商标加以注册,并且可能通过相关公众对驰名商标与所注册商标的混淆或误认获得利益,就应当认定为具有恶意。”特别注意的是，北京一中院在一审判决（[2005]一中行初字第203号）中指出，判断争议商标的申请人是否具有恶意,应以争议商标的申请日为时间点，《商标法》第四十一条第二款中的恶意注册,应当指商标注册人的恶意注册行为,不应包括商标的恶意受让行为,本案对争议商标受让人是否存在恶意没有评判的必要。

    在“MONIHAO及图”案中，[8]法院也认为，驰名商标所有人必须证明争议商标注册人在注册之时存在主观恶意，而不应当考虑注册后的受让行为。北京高院在二审行政判决（[2010]高行终字第1126号）书中指出，即使博内特里公司是驰名商标所有人，其也必须证明争议商标的申请注册具有主观恶意才能不受五年的时间限制，但是其并无充分证据证明原注册人在申请注册争议商标时存在主观恶意。对于商标使用或受让的行为，法院明确指出，鉴于《商标法》第四十一条第二款明确针对的是注册行为而非受让行为，故博内特里公司关于梦得娇公司受让争议商标的行为具有主观恶意的上诉主张缺乏法律依据。

    随后的“锦竹JINZHU及图形”案中，关于争议商标注册后的不规范使用行为对“恶意注册”的证明上，法院做出了与上述案例有所不同的阐述，其明确指出，可根据争议商标历任权利人（包括原告）的侵权行为及不正当竞争行为推定其注册之时的恶意。北京一中院在判决[（2012）一中知行初字第3359号]中指出，[9]首先，明知他人驰名商标存在，出于商业目的将与他人驰名商标近似的标志加以注册，并且可能通过相关公众对驰名商标与所注册商标的混淆或误认获得利益，就应当认定为具有恶意。其次，虽然争议商标注册时间较早，但其核准注册后几经转让，从争议商标的转让情况以及不同时期权利人的行为来看，可以证明争议商标申请注册之时即非善意。根据承办法官的解释，[10]本案中实际上是通过下列情形认定争议商标的注册具有恶意：第一，争议商标申请人与引证商标申请人处于同一地区，对引证商标应当知晓；第二，根据争议商标历任权利人（包括原告）的侵权行为及不正当竞争行为推定其注册之时的恶意。

    尽管具体案情有所不同，最高院在近期的“威仕达玉兰”案中同样承认了争议商标注册后的不当使用行为可证明商标注册之时的“恶意”。最高院在判决（[2016]最高法行再13号）指出，[11]判断争议商标的注册是否具有恶意，不能仅仅考虑商标是否已经达到驰名的程度，即只要是驰名商标，就推定申请注册人具有恶意，而应该根据案件具体情节，从主观意图、客观表现等方面综合判断。本案中，威仕达公司与宝洁公司同为洗化行业经营者，引证商标一、二在争议商标申请注册日前已经具有很高知名度，威仕达公司应当知晓宝洁公司的引证商标一、二而申请注册争议商标。此外，威仕达公司在实际使用争议商标的过程中具有攀附宝洁公司商标商誉的意图之行为，亦进一步佐证该公司申请注册争议商标具有恶意。

    从上述案例的梳理可见，对于争议商标注册后的不当使用行为，包括转让、许可及变形使用等，法院对此的态度在一定程度上有了一定的变化。“太阳神”案及“MONIHAO及图”案中，法院明确判断争议商标的申请人是否具有恶意应以争议商标的申请日为时间点,应当指商标注册人的恶意注册行为,不应包括商标的恶意受让行为。相反，在之后的“锦竹JINZHU及图形”案及“威仕达玉兰”案中，法院在认定“恶意注册”时则考虑了争议商标注册后的不当使用行为，争议商标核准注册后的转让情况、实际使用中的攀附行为等因素被纳入了“恶意注册”认定的考量，作为综合判断与佐证的证据。

    结语：

    正如欧盟法院总检察长Sharpston感叹道，“就像赌博中的庄家，恶意似乎是一个可意会而不可言传的概念”，“不仅法律工作者，哲学家和神学家早已尝试努力解决，但仍未能准确把握。也许，就确定其精确界限的意义上而言，恶意是一个根本不能定义的概念。”[12]的确，作为一个模糊的“大词”，“恶意”难以统一界定，个案各有特点，应当因案而定。本文作出上述梳理，拟为“恶意注册”的理解与认定提供有益的视角。

作者：卢结华

[*] Alexander Tsoutsanis, Trade Mark Registrations in Bad Faith, Oxford University Press: 2010, p. 299. Also see Alexander Tsoutsanis, Towards a Uniform Approach for Bad Faith, available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2559453,accessed by October 22, 2016.

[1] [奥]博登浩森：《保护工业产权巴黎公约指南》，汤宗舜等译，中国人民大学出版社2003年版，第61页。

[2]黄晖：《论诚实信用原则在商标注册、使用和共存中的适用》，《中国工商管理研究》2013年2月，第32页。

[3] Opinion of Advocate General Sharpston of 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60.

[4]汪泽：《驰名商标遇见恶意注册的法律适用那点事》，知产力专栏，网址：http://www.zhichanli.com/article/5968，访问于2016年10月22日。.

[5]国家工商行政管理总局商标评审委员会：《法务通讯》（总第30期，2007年11月），网址：http://www.saic.gov.cn/spw/cwtx/200904/t20090409_55219.html，访问于2016年10月22日。

[6]孔祥俊：《商标与不正当竞争法：原理与案例》，法律出版社2009年版，第498页。

[7]广州柏丽雅日化有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会,广东太阳神集团有限公司商标行政授权确权纠纷，（2005）高行终字第397号，（2007）高行抗终字第65号，（2005）一中行初字第203号。

[8]博内特里塞文奥勒有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标无效宣告（争议）行政纠纷，（2010）高行终字第1126号。

[9]深圳市宝松利实业有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、四川绵竹剑南春酒厂有限公司商标异议复审行政纠纷，（2012）一中知行初字第3359号。

[10]穆颖：《驰名商标在相同商品上的司法保护》，《人民司法》2013年10月，第97页。

[11]宝洁公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、汕头市威仕达化妆品有限公司商标争议行政纠纷，（2016）最高法行再13号。

[12] Legal news from Out-Law.com: Bad faith too complex for simple trademark rule - says ECJ, available at: http://www.out-law.com/page-10092,accessed by October 22, 2016.