大宇资讯股份有限公司诉上海盛大网络发展有限公司侵犯注册商标专用权纠纷案

【裁判摘要】

　　在提供在线网络游戏的服务上经核准注册的商标，含有相关公众约定俗成的一类游戏的名称的，如果他人不是将该游戏名称作为区分商品或者服务来源的商标使用，只是在网络游戏服务中以介绍游戏内容、特点的方式使用该游戏名称，不会造成相关公众对网络游戏服务提供者的混淆，属于对注册商标的正当使用，不构成对注册商标专用权的侵犯。

　　原告：大宇资讯股份有限公司。

　　被告：上海盛大网络发展有限公司。

　　原告大宇资讯股份有限公司(以下简称大宇公司)因与被告上海盛大网络发展有限公司(以下简称盛大公司)商标侵权纠纷一案，向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。

　　原告大宇公司诉称：自1989年起，原告自主开发研制并销售了8款“大富翁”系列电子游戏软件，在市场上建立了良好的口碑，具有产品识别性。2005年经国家工商行政管理总局商标局核准，原告取得了“大富翁”文字商标，核定使用在第41类服务项目，其中包括“(在计算机网络上)提供在线游戏”项目。2005年6月，原告发现被告盛大公司通过计算机网络推出网络在线游戏“盛大富翁”，与原告的“大富翁”电子游戏同属“(在计算机网络上)提供在线游戏”的服务项目，且“盛大富翁”与“大富翁”在文字组合、含义、读音等方面均构成近似，“盛大富翁”并没有改变“大富翁”的基本含义，两者之间没有明显的区别性，客观上已经对众多游戏用户造成了混淆和误解。因此被告的行为侵犯了原告的商标专用权，要求判令被告立即停止侵权、赔偿经济损失人民币50万元及其他损失人民币 44 825．3元(其中包括律师费人民币3万元、公证费人民币3500元、差旅费人民币 11 325．3元)。

　　原告大宇公司提交了以下证据：

　　证据一：国家工商总局商标局第 3606240号商标注册证，台湾板桥地方法院所属民间公证人詹孟龙事务所出具的九十五年度板院民公龙字第100208号公证书，北京市海淀区公证处(2005)海证民字第5518号公证书、(2005)海证民字第 6161号公证书，以证明原告大宇公司享有“大富翁”文字商标专用权和被告盛大公司网站上使用“盛大富翁”的情况。

　　证据二：原告大宇公司与案外人自 1998年-2002年签订的就《大富翁四》、《大富翁五》、《大富翁四、五OEM版》、《大富翁五Plus》单机版游戏授权出版或发行的5份协议，软星科技(北京)有限公司(原告称该公司为其全资子公司)与案外人2002年-2005年签订的就《大富翁六》、《大富翁七》、《大富翁七游宝岛》、《大富翁七游戏软件》、《大富翁八》单机版游戏的版权授权或产品经销的6份协议，原告与案外人签订的《授权基本合同书》，《大富翁游戏》光盘 3份，以证明原告就“大富翁”系列产品所进行的经营活动和大富翁游戏实物的样式。

　　证据三：律师函、电子邮件打印件，以证明原告大宇公司与被告盛大公司交涉的情况。

　　证据四：软星科技(北京)有限公司的企业法人营业执照及原告大宇公司授权其公证取证的委托书，原告与北京东方律师事务所签订的法律服务协议，律师收费发票，台湾板桥地方法院所属民间公证人詹孟龙事务所费用收据，北京市海淀区公证处收费收据，原告代理人为诉讼往返上海、北京的相关费用的单据，以证明原告因为本案纠纷产生的费用。

　　被告盛大公司辩称：“大富翁”是一类模拟商业风险的智力游戏棋的通用名称，“大富翁”作为商标不具有显著性，被告有权正当使用。被告的游戏名称“盛大富翁”系由被告的企业字号“盛大”和通用词汇“富翁”两部分组成，属合理使用，且与原告大宇公司的商标不相同也不相近似。被告的企业字号“盛大”已经注册了商标，而且在业内有知名度，不会造成与原告商标的混淆。被告已经注册了许多与“盛大”有关的游戏商标，“盛大富翁”的商标注册申请也已经得到了商标局的受理。此外，原告的“大富翁”文字仅在其单机版游戏上使用过，还是作为商品名称而不是作为商标使用，其单机版游戏上使用的商标是“softstar”。而原告在第41类“(在计算机网络上)提供在线游戏”项目上从未推出过产品，也未使用过涉案商标、因此被告的游戏名称“盛大富翁”并没有侵犯原告的商标专用权，故不同意原告的诉讼请求。

　　被告盛大公司提交了以下证据：

　　证据一：共有6组37份证据。第一组： 2000年-2002年我国香港地区出版的《明报》、《星岛日报》、《大公报》、《经济日报》、《香港商报》、《东方日报》、《科技日报》等刊登的24份报道，以证明“大富翁”是一款传统的棋牌类游戏；第二组：2001年-2002年的我国大陆出版的《大众软件》、《家用电脑与游戏》、《政策与管理》、《新潮电子》、《电脑时空》、《计算机与网络》等杂志刊登的8篇文章，以证明“大富翁”已成为网络游戏和手机游戏的通用名称；第三组：美国专利局对名为“大富翁”的盘式游戏装置授予专利权的资料，以证明“大富翁”在1935年就已申请专利并被批准，“大富翁”已成为游戏棋的通用名称，不具有注册为商标的显著性与识别性；第4组：上海图书馆上海科学技术情报研究所出具的《文献提供证明》及附件，以证明前三组33份证据由上海图书馆上海科学技术情报研究所专业检索；第五组：亚伦·艾斯勒著、王伯鸿译《大富翁的赚钱智慧》一书，以证明大富翁和桥牌、飞行棋一样都是游戏，其游戏规则是以令对手破产取胜，从中体会经商之道；第6组：强手大富翁游戏棋，以证明名为“大富翁”的游戏棋牌仍在广泛生产和销售。以上六组证据都旨在证明，“大富翁”是一类模拟现实经商之道的游戏的通用名称，原告大宇公司的“大富翁”商标不具有显著性，消费者无法通过“大富翁”识别产品或服务来源。

　　证据二：盛趣信息技术(上海)有限公司(以下简称盛趣公司，原告大宇公司称该公司为其关联公司)就《盛大富翁》网络游戏软件取得的计算机软件著作权登记证书及“盛大”、“盛大信天游”文字商标注册证 3份，包括“盛大富翁”在内的15份商标注册申请受理通知书，被告注册于第9类商品、第38、41、42类服务的“盛大”文字商标注册证4份，注册于第41类服务的“盛大疯狂坦克”文字商标注册证1份，以证明被告对“盛大”以及“盛大”系列商标拥有合法权利，进而证明对“盛大富翁”享有合法使用的权利。

　　证据三：上海市卢湾区公证处就被告盛大公司委托上海和尊商务经济信息咨询有限公司作市场调查、和尊公司出具“研究调查报告”及问卷等相关情况进行公证而出具的公证书，以证明“盛大富翁”经过使用取得很大显著性，大多数消费者了解这是被告的标识，很少消费者知道“大富翁”是原告大宇公司注册商标，消费者不会对两者混淆。

　　上海市浦东新区人民法院一审查明：

　　原告大宇公司于2005年3月21日在大陆注册了“大富翁”文字商标，核定服务项目第41类，范围包括“(在计算机网络上)提供在线游戏”等项目。大宇公司在其以往(该时间至少可追溯到1998年)开发的单机版游戏上使用过“大富翁”文字，如大宇公司及其全资子公司与案外人签订的协议中都把“大富翁”作为软件产品名称使用，同时在各款“大富翁”后又加序数词及其他区别性词汇，如“大富翁七游宝岛”、“大富翁八”等。

　　2000年-2002年之间发行的报刊或杂志(如香港《经济日报》、《东方日报》、《星岛日报》等，大陆出版的《大众软件》、《家用电脑与游戏》、《新潮电子》、《电脑时空》等)显示，“大富翁”的名称在PC版游戏、网络游戏、手机游戏上均被广泛使用。

　　被告盛大公司于2003年9月28日获得了“盛大”文字商标注册证，核定服务项目第41类，范围包括“(在计算机网络上)提供在线游戏”等项目。2005年8月22日，国家版权局就软件名称为《盛大富翁》的网络游戏软件向盛趣公司颁发了计算机软件著作权登记证书。盛趣公司系盛大公司的关联公司，其授权盛大公司运营该游戏。

　　2005年7、8月份，原告大宇公司发现被告盛大公司的两个网站(网址：http：／／ rich．poptang．com、http：／／rich．sdo．com／webl．0／ index．asp)上出现“盛大富翁”图文组合标识及盛大公司对《盛大富翁》游戏进行推介、在线指导时使用《盛大富翁》游戏名称的页面。主要使用方式为：在游戏文字介绍中作为游戏名称使用；在相关网页左上角显示相应标识或者在游戏画面右上角显示相应标识。网站上涉及游戏的介绍内容有“《盛大富翁》是一款开房间方式的对战类休闲网络游戏。玩家在游戏中掷骰子前进，目的是通过买地盖房等商业活动在经济上击败对手并成为大富翁。”

　　本案一审的争议焦点是：被告盛大公司在网站上使用“盛大富翁”标识和《盛大富翁》游戏名称的行为是否构成商标侵权。

　　上海市浦东新区人民法院一审认为：

　　“大富翁”是一类游戏的通用名称，原告大宇公司不能禁止他人对“大富翁”在表示一类“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”名称时的正当使用；另外，经比对，图文标识“盛大富翁”与文字商标“大富翁”不相近似，且被控侵权标识在网站上被使用时直接标明了服务来源，而大宇公司又至今未在商标核定使用的服务范围内进行过以“大富翁”为商标的经营，“大富翁”的显著性极其有限，故被告盛大公司在网站上使用“盛大富翁”标识和《盛大富翁》游戏名称的行为不构成商标侵权。

　　据此，上海市浦东新区人民法院根据《中华人民共和国商标法》第四条第三款、第五十二条第一款第一项、《中华人民共和国商标法实施条例》第49条、最高人民法院《关于审理商标民事案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条之规定，于2007年9月13日判决：

　　驳回原告大宇公司的诉讼请求。

　　大宇公司不服一审判决，向上海市第一中级人民法院提起上诉，请求撤销原审判决，依法改判，支持其一审全部诉讼请求。主要理由是：1．一审法院依据被上诉人提供之香港地区出版的报纸、美国专利授权资料、外国著作等认定“大富翁”系一类游戏的通用名称，既混淆了商品名称与网络服务名称的概念，又违反了注册商标地域性属性，不应以“大富翁”在境外或香港地区的情况来确认其是否为通用名称。由于“大富翁”是上诉人在计算机网络在线服务的注册商标，且“大富翁”绝非计算机网络在线游戏的通用名称，故被上诉人不能擅自使用在其经营的计算机网络在线游戏上。2．一审法院错误认定被上诉人使用的“盛大富翁”图形、文字标识及游戏名称与原告的“大富翁”文字注册商标不构成近似。事实上，“盛大富翁”并没有改变“大富翁”的基本含义，且在文字组合、含义、读音诸方面均构成近似，客观上已经对众多游戏用户造成了混淆和误解。

　　被上诉人盛大公司表示接受一审判决，请求维持原判。

　　上海市第一中级人民法院经二审，确认了一审查明的事实。

　　另查明，被上诉人盛大公司于2007年 7月30日以“大富翁”是经济类游戏的通用名称为由对大宇公司注册的第3606240号“大富翁”商标提出撤销注册申请，二审中，国家工商行政管理总局商标评审委员会于2009年11月24日裁定：争议商标予以维持。该裁定已生效。

　　本案二审的争议焦点仍是：被上诉人盛大公司在网站上使用“盛大富翁”标识和《盛大富翁》游戏名称的行为是否构成商标侵权。

　　上海市第一中级人民法院二审认为：

　　上诉人大宇公司在中国大陆申请注册之商标“大富翁”的核定使用服务类别为第 41类即“(在计算机网络上)提供在线游戏”，任何人未经大宇公司许可，在与注册商标“大富翁”核定使用的同一种服务上或者类似服务上使用与该商标相同或者近似标识的，均构成对大宇公司商标专用权的侵害。但是，由于“大富翁”作为一种在计算机上“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”已经广为人知，“大富翁”已成为这种商业冒险类游戏约定俗成的名称，如果他人正当使用“大富翁”文字用以概括或说明游戏的对战目的、规则、特点和内容时，则不应被认定为是商标侵权行为。

　　本案中，上诉人大宇公司在第41类服务上申请注册“大富翁”商标之前，“大富翁”作为一种在计算机上“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”已经广为人知，对于相关公众而言“大富翁”与这种商业冒险类游戏已建立起紧密的对应关系，“大富翁”已成为这种商业冒险类游戏约定俗成的名称。因此，“大富翁”文字虽然被大宇公司注册为“提供在线游戏”服务的商标，但是其仍然具有指代前述商业冒险类游戏的含义，大宇公司并不能禁止他人对这种含义的正当使用。本案中，被上诉人盛大公司使用“盛大富翁”有两种方式，一种是在游戏文字介绍中作为游戏名称使用；另一种是在相关网页左上角显示相应标识或者在游戏画面右上角显示相应标识等。以此分析盛大公司使用被控侵权标识的方式和目的，盛大公司并未将被控侵权标识使用于其网站的所有在线游戏服务上，而仅在与“掷骰子前进，目的是通过买地盖房等商业活动在经济上击败对手并成为大富翁”这一款游戏相关的在线游戏服务中使用了被控侵权标识，这说明被上诉人使用被控侵权标识意在以其中所含“大富翁”文字描述性地表明其在线提供的这款游戏的内容和对战目标。再者，游戏玩家只有进入盛大公司的网站才能进行该款游戏的对战，在网站“游戏介绍”中又清楚地写明“《盛大富翁》是由盛大网络自主研发的一款休闲网络游戏”，加之“盛大”字号具有相当的知名度，相关公众一般不会将盛大公司的“大富翁”游戏误认为是大宇公司的“大富翁”游戏，也不会将两者的服务来源相混淆。由此可见，盛大公司的被控侵权行为属于叙述服务所对应游戏品种的正当使用，作为服务商标“大富翁”的商标专用权人大宇公司无权加以禁止。

　　上诉人大宇公司强调“大富翁”是其网络在线游戏服务的注册商标，被上诉人盛大公司不应擅自将与该商标近似的标识使用在所经营的计算机网络在线游戏上。二审法院认为，上诉人在本案诉讼期间所提交的证据表明，盛大公司并未在除“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”之外的其他在线游戏的网络服务中使用被控侵权标识，而公证保全所呈现的行为尚属合理使用范畴。

　　至于上诉人大宇公司认为，一审法院错误认定“盛大富翁”图文标识及游戏名称与“大富翁”文字注册商标不构成近似，并以上诉人未实际使用“大富翁”注册商标为由不支持上诉人的诉讼请求于法无据。法院认为，上诉人未实际使用注册商标并非原审法院的唯一判决依据，商标正当使用的判定与涉案标识之间是否近似的判断亦无直接的关联，故上诉人前述上诉理由成立与否并不影响本案的处理。

　　综上所述，原审法院认定事实基本清楚，适用法律正确，审判程序合法。上诉人大宇公司的上诉理由不能成立。据此，上海市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第 (一)项的规定，于2010年12月24日判决：

　　驳回上诉，维持原判。

　　本判决为终审判决。