研究

    【裁判要旨】

被控侵权人提起确认不侵犯专利权诉讼，权利人以侵权为由提起反诉，法院应予受理；适用等同原则判定侵权，应当仅就被控侵权物中的具体技术特征与专利独立权利要求中相应的必要技术特征是否等同进行判定，禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围；法院应当尽可能地自行对事实问题作出判断，只有遇到采取其他方式难以作出认定的专业技术性问题时，才能委托司法鉴定。

【案情】

原告（反诉被告）：陕西三安科技发展有限责任公司（以下简称三安公司）。

被告（反诉原告）：北京实益拓展科技有限责任公司（以下简称实益公司）。

2005 年2 月23 日，国家知识产权局授予实益公司“自动消防泄压阀”实用新型专利权，专利号ZL200420003941.2；专利申请日是2004 年3 月18 日。该专利权利要求书记载了8 项内容，其中前3 项载明：1.自动消防泄压阀，包括阀体和设置于该阀体空腔内的叶片，其特征在于所述叶片连接有驱动装置。2.根据权利要求1所述的自动消防泄压阀，其特征在于所述驱动装置为压差控制驱动装置。3.根据权利要求2 所述的自动消防泄压阀，其特征在于所述压差控制驱动装置包含电磁牵引器和控制该电磁牵引器动作的测压装置，所述电磁牵引器的牵引连杆与所述叶片相连接。2006 年8 月18 日，国家知识产权局根据实益公司请求出具了专利检索报告，初步认为“自动消防泄压阀”实用新型专利权利要求1、2 不符合专利法有关新颖性或创造性的规定。

2007年2月，实益公司以侵犯专利权为由将三安公司诉至北京市第一中级人民法院，请求法院判令三安公司立即停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失。三安公司遂向专利复审委员会提出宣告“自动消防泄压阀” 实用新型专利无效请求。2007 年5 月8 日，北京市第一中级人民法院裁定准许实益公司撤回起诉。2007 年12 月19 日，国家知识产权局专利复审委员会宣告“自动消防泄压阀” 专利权部分无效。该决定正文载明：2007 年4 月29日，实益公司针对该无效宣告请求提交了意见陈述书和修改后的权利要求书， 修改后的权利要求为：1.自动消防泄压阀，包括阀体和设置于该阀体空腔内的叶片，其特征在于所述叶片连接有驱动装置；所述驱动装置为压差控制驱动装置；所述压差控制驱动装置包含电磁牵引器和控制该电磁牵引器动作的测压装置，所述电磁牵引器的牵引连杆与所述叶片相连接。权利要求2-6 是权利要求1 的从属权利要求，其中采用了一些附加技术特征对权利要求1 的技术方案作出进一步的限定。在专利权人于2007 年4 月29 日提交的权利要求书的基础上，维持第200420003941.2 号实用新型专利的权利要求1-6 有效。

2008 年5 月4 日，三安公司以确认不侵犯专利权为由，将实益公司诉至陕西省西安市中级人民法院，请求确认三安公司生产的自动泄压口不侵犯实益公司第200420003941.2 号实用新型专利权。实益公司辩称，其自行设计、生产的自动消防泄压阀被国家知识产权局授予实用新型专利后，发现三安公司未经许可在国内生产、销售与其专利相同的产品，三安公司的生产、销售行为侵犯了其专利权，故请求法院依法驳回三安公司的诉讼请求；并提起反诉，请求法院判令三安公司立即停止侵害，在省级报纸上向实益公司赔礼道歉，赔偿被告损失50万元，诉讼费由三安公司负担。

本案审理期间，实益公司向法院提出鉴定申请，请求对三安公司的产品进行司法鉴定，以确定三安公司的产品侵犯其专利权。经对实益公司拥有的ZL200420003941.2号实用新型专利独立权利要求技术特征与三安公司的“自动泄压口”产品技术特征进行比对，结果如下：二者技术特征1 阀体和设置于该阀体空腔内的叶片；技术特征2 叶片连接有压差控制驱动装置相同； 实益公司拥有的ZL200420003941.2 号技术特征3是压差控制驱动装置包含电磁牵引器和控制该电磁牵引器动作的测压装置；4 是电磁牵引器的牵引连杆与所述叶片相连接。三安公司生产的自动泄压口技术特征3 是压差控制驱动装置包含电动机和控制该电动机动作的测压装置；4是电动机与叶片轴直接对接，连杆与叶片组同步。三安公司认为，争讼之产品的技术特征与实益公司的专利不同，主要区别：一是其产品中没有电磁牵引器，使用的是电动机；二是没有牵引连杆，电动机与叶片轴直接对接， 连接方式不同；此外涉案专利权利要求已经修改，按照禁止反悔原则，不应以原权利要求的内容进行比对。实益公司则认为，专利中的电磁牵引器与三安公司产品中的电动机具有相同的用途， 属于等同特征替换，用电动机替代电磁牵引器动作延缓，使技术变劣；三安公司产品中的同步连杆与专利中的牵引连杆技术特征相同。

【审判】

陕西省西安市中级人民法院审理后认为，本案虽不存在实益公司以警告的方式致函三安公司侵犯其专利权，但三安公司以实益公司撤诉后，在没有明确其是否侵权的情况下，多次要求三安公司停产及支付其它相关费用，并向其客户散布其产品侵权的信息，实益公司的行为导致三安公司无法正常开展业务，扰乱了三安公司正常的生产秩序和经营活动等为由，提起民事诉讼，符合我国民事诉讼法第一百零八条之规定，因此三安公司可以提起确认不侵犯专利权诉讼。确认不侵犯专利权和侵犯专利权诉讼是当事人双方依照民事诉讼法的规定，为保护自己的权益在纠纷发生过程的不同阶段分别提起的诉讼，均属于独立的诉讼，一方当事人提起的确认不侵犯专利权诉讼不因对方当事人另行提起专利侵权诉讼而被吸收。实益公司在三安公司提起确认不侵犯专利权诉讼后，基于同一事实提起侵犯专利权诉讼，请求三安公司停止侵害、赔偿损失等，符合反诉的构成要件，因此实益公司在本案审理期间提起反诉，应予受理。三安公司生产、销售的自动泄压口技术特征3—4 的文字表述与实益公司相对应的专利技术特征3—4 不同，且从双方提供的证据综合判断，可以证明两者生产工艺技术手段不同、功能不同，所达到的技术效果也是不相同的；三安公司的技术手段对于本领域普通技术人员而言，只有经过创造性劳动才能实现，因此三安公司认为其生产、销售的自动泄压口技术特征与争讼之专利的技术特征不相同，被控侵权产品的技术特征未覆盖实益公司专利权利要求记载的全部技术特征，请求确认其生产的自动泄压口不侵犯实益公司ZL200420003941.2 号实用新型专利权，事实依据充分，法院依法予以支持。

由于三安公司在诉讼中提出了适用禁止反悔原则同样不侵犯实益公司专利权的问题，法院对实益公司是否存在反悔的情形予以述及。2007 年4 月29 日，实益公司针对三安公司无效宣告请求提交了意见陈述书并修改了的权利要求书。国家知识产权局在此基础上，维持第200420003941.2 号实用新型专利的权利要求1-6 有效。由此事实表明，修改前的权利要求1中所述的驱动装置属于包括电动机、电磁牵引器等在内的上位概念，权利要求2 中所述“驱动装置为压差控制驱动装置”属于所述的驱动装置的下位概念。实益公司作为专利权人， 在无效宣告程序中，为确定其专利具备创造性、新颖性，主动地删除了争讼之专利原权利要求1 和2，通过修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制， 并因此获得了专利权。诉讼中，实益公司又以电动机和电磁牵引器具有相同的用途，是等同的技术特征为由确定其专利权的保护范围，考虑到实益公司将已被限制的内容重新纳入专利权保护范围，同时三安公司提出应适用禁止反悔原则确定专利保护范围，根据我国专利法第四十七条之规定，原权利要求1、2 视为自始就不存在，即“驱动装置”、“压差控制驱动装置” 等概念也随之不存在；故争讼之专利的保护范围应界定在原权利要求3 中的更下位的具体概念———“电磁牵引器”。如若将电磁牵引器等同扩大到电动机，导致的后果就是违反了禁止反悔原则。应当指出的是，即使上述被控侵权产品中的电动机技术特征与专利保护的电磁牵引器技术特征等同能够成立， 根据禁止反悔原则，实益公司亦不能以等同为由主张专利侵权成立。故实益公司反诉请求三安公司立即停止侵害，并在省级报纸上向被告赔礼道歉，赔偿被告损失50 万元，当然不能得到法院的支持。

需要说明的是，实益公司在法院庭审前请求对三安公司的产品进行司法鉴定，并以此确定三安公司生产的产品侵犯其专利权。考虑到司法鉴定为证据的一种形式，委托鉴定的事项只能是案件的事实问题，不能涉及法律问题。同时，人民法院在审理民事案件过程中，应当尽可能地自行对事实问题作出判断，只有遇到采取其他方式难以作出认定的专业技术性问题时才委托鉴定。具体到本案中，被控侵权产品是否构成侵权属于法律问题，司法鉴定中不应将此作为委托鉴定的事项；加之对于案件所涉及的技术问题，人民法院可以作出判断，因此实益公司的此项请求，法院依法不予支持。

综上，法院判决：一、确认原告陕西三安科技发展有限责任公司生产、销售的SAXD 型自动泄压口产品不侵犯被告北京实益拓展科技有限责任公司第200420003941.2 号“自动消防泄压阀”实用新型专利权；二、驳回反诉原告北京实益拓展科技有限责任公司的诉讼请求。案件受理费1000元，反诉费4900 元，共计5900 元，由实益公司负担。

宣判后，实益公司不服一审判决，提起上诉称，其在举证期限内曾申请对三安公司的产品进行鉴定，但一审法院以被控侵权产品是否构成侵权属于法律问题为由拒绝了申请，属于程序不合法；实益公司曾以三安公司的旧产品起诉到北京市第一中级人民法院，后撤诉；三安公司以2008 年4 月的换代新产品起诉不侵权，与上诉人的起诉不具有关联性和逻辑性，更不具有合法性；原审认定争讼之专利中的电磁牵引器、牵引连杆与三安公司的电机、同步连杆属于等同替代，属适用法律错误；本案不适用禁止反悔原则，应认定三安公司产品侵犯专利权； 故请求撤销原判，判令三安公司赔偿损失50 万元；赔礼道歉，消除影响；承担一审、二审诉讼费用。

三安公司答辩称：专利侵权判定中，法律没有规定必须进行鉴定；实益公司提交的公证产品与其提供的产品一致；专利权利要求中的电磁牵引器、牵引连杆与三安公司的电机、同步连杆不属于等同替代，故不构成侵权；请求维持原判。 

二审期间，实益公司明确表示不申请鉴定。

陕西省高级人民法院经审理认为，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决驳回上诉，维持原判。

【评析】

一、确认不侵权诉讼中权利人可以提起反诉

根据最高人民法院《关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》（以下简称通知）中指出的，“涉及同一事实的确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼，是当事人双方依照民事诉讼法为保护自己的权益在纠纷发生过程的不同阶段分别提起的诉讼，均属独立的诉讼，一方当事人提起的确认不侵犯专利权诉讼不因对方当事人另行提起专利侵权诉讼而被吸收。”①由此说明，确认不侵权诉讼与侵权诉讼是各自独立的诉讼，被控侵权人提出确认不侵权诉讼后，权利人可以提出侵权诉讼。但值得关注的是，法律对确认不侵权之诉能否提起反诉，没有给出进一步的指引。从以上解释和反诉的条件可以得出被控侵权人提出确认不侵权之诉后，应允许被告（专利权人）以专利侵权为由提出反诉的结论。

理由如下：首先，确认专利不侵权之诉中， 原告的诉求是确认不侵权，而被告反诉的诉求是确认侵权并请求赔偿，被告的诉讼请求在抵销原告的诉求之后，还有请求赔偿的诉求。可见，满足了本诉与反诉之间具有牵连关系的要求。这一点与专利侵权之诉不一样，在专利侵权之诉中，如果被告以确认专利不侵权为由提出反诉，由于目前还不接受反诉原告请求反诉被告赔偿的诉求，使得反诉原告的诉求无法完全抵消反诉被告的诉求。其次，如果原告针对被告向甲法院提起确认专利不侵权之诉，后被告又在乙法院针对原告提起专利侵权之诉，由于甲法院立案在先，最高人民法院规定了需要将乙法院的案件移送到甲法院合案审理。一旦将乙法院的案件移送到甲法院后，就相当于被告针对于原告提起了反诉。还有，准许被告以专利侵权为由提出反诉， 可以节约司法资源，减少诉累，避免同案不同判，也符合“两便”原则。由一个审判组织审理本诉与反诉，由于基于基本相同的事实， 的确可以提高审判效率，减少重复判决以及避免错案。特别是，如果确认不侵权之诉的原告在起诉后发现其准备不足面临败诉时， 在不接受被告反诉的情况下，原告有机会通过撤诉来避免对其不利的实体判决。这样，被告（专利权人）还要另行起诉。

基于以上理由，笔者认为，确认不侵权诉讼中，被告提起反诉， 符合反诉的条件，且权利人提出反诉在法理和诉讼法上并不存在法律障碍。因此当被控侵权人提出确认不侵权诉讼后，权利人可以就同一事实提起反诉或向其他法院提出侵权诉讼，法院应当依法受理。具体到上述案件中，实益公司在三安公司提起确认不侵犯专利权诉讼后，基于同一事实提起侵犯专利权诉讼，请求三安公司停止侵害、赔偿损失等，符合反诉的构成要件，故实益公司在本案审理期间提起反诉，法院依法应予受理。

二、专利侵权判断的方法

专利侵权判定涉及权利要求与被控侵权物的对比，在判定是否构成侵犯专利权时，首先应以专利保护的权利要求作为基准和中心，将权利要求的特征进行分解，确定该权利要求中含有的技术特征个数和含义；其次将权利要求的技术特征与被控侵权物进行分析对比，看被控侵权物中是否也存在相同或虽不相同但相应的技术特征；再次根据专利权的保护范围确定原则和法律规定，得出每一个特征比较后的结论；最后看是否有法律规定的例外情形后得出是否构成侵权的结论。由于本案涉及的是等同原则和禁止反悔原则，因此本文仅就这两项原则进行分析。

（一）本案是否适用等同原则？

等同原则是指被控侵权物中有一个或者一个以上技术特征与专利独立权利要求保护的技术特征相比，从字面上看不相同，但经过分析可以认定二者是相等同的技术特征。新专利法第五十九条第一款所称“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”，是指专利权保护范围应当以权利要求明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指被控侵权人所实施技术的某个技术特征与发明或者实用新型专利权利要求记载的相应技术特征相比虽有不同，但所属领域的技术人员在侵权行为发生时通过阅读专利说明书、附图和权利要求书，无需经过创造性劳动就能够认识到对应的特征是采用基本相同的手段，实现基本相同的功能，产生基本相同的效果。适用等同原则应注意：等同只是每个具体的技术特征之间的等同，不能够将若干技术特征放在一起（部分整体）来判断等同；等同原则是相同侵权的一个补充原则，一般适用于由于科学技术进步导致的等同特征的替换；权利要求记载的技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日是显而易见的，而申请人未将该变换特征写入权利要求，权利人在侵权诉讼中主张对该变换特征适用等同原则认定为等同特征的，不应得到支持；由于语言文字自身的局限无法确切表述导致的等同特征的替换；由于专利权人在专利申请日客观上不能预见，并且所属领域的一般技术人员在专利申请日也不能预见的等同特征的替换。

具体到本案中， 争讼之ZL200420003941.2 号“自动消防泄压阀”独立权利要求书中记载的技术特征与三安公司生产、销售的自动泄压口装置相对应的技术特征1、2 相同；3、4 字面表述不同，因此是否符合等同原则应具体分析。诉争专利中的电磁牵引器与三安公司产品中的电动机是否属于等同特征替换，应具体分析。首先，电磁牵引器与电动机是否属于基本相同的手段？ 电动机的原理是通电导体在磁场中受到力的作用而发生旋转，电磁牵引器的原理是线圈通电后产生磁力，吸引铁质零件直线运动，两者的工作原理不同；电动机输出的是旋转运动，而电磁牵引器输出的是直线运动，二者使用的是不同的手段。其次，电磁牵引器与电动机是否属于基本相同的功能？ 由于电磁牵引器输出的是直线运动， 而电动机输出的是旋转运动，两者功能显然不同。最后，电磁牵引器与电动机是否属于基本相同的效果？ 电磁牵引器需要借助于牵引连杆和拨杆的配合，才能完成直线运动向旋转运动的转换；而电动机直接输出旋转运动，不需要借助于中间零件来转换。因此，两者效果明显不同。至于本案专利中的牵引连杆与三安公司产品中的同步连杆技术特征是否等同。首先，本案专利中的牵引连杆与三安公司产品中的同步连杆是否属于基本相同的手段？ 专利中的牵引连杆位于电磁牵引器与叶片之间，是连接电磁牵引器与叶片的零件，它与拨杆构成的是一种曲柄连杆机构，是向叶片传递力和运动的一部分；而三安公司产品中的同步连杆与另外两个杆件构成的是一种平行四边形机构，同步连杆并不处于电动机与第一叶片之间，它不是向第一叶片传递力和运动的一部分，也就是说与第一叶片无关。曲柄连杆机构与平行四边形机构不是等同的运动机构，因此二者不属于等同的技术手段。其次，本案专利中的牵引连杆与三安公司产品中的同步连杆是否属于基本相同的功能？专利中的牵引连杆的一端必须与电磁牵引器输出轴连接，牵引连杆的另一端必须与叶片连接，才能完成直线运动到旋转运动的转换；三安公司产品中的同步连杆只是为了在第一叶片转动的同时，使得第二叶片与第一叶片同步转动，这个路线与电动机输出的让第一叶片旋转的路线无关，如果没有第二叶片，则不需要该同步连杆。因此，牵引连杆与同步连杆的功能性质不同。最后，专利中的牵引连杆与三安公司产品中的同步连杆是否属于基本相同的效果？ 牵引连杆是电磁牵引器动力输出的必经之路，是电磁牵引器带动叶片转动必不可少的一部分，否则动力无法抵达叶片。而三安公司产品中的同步连杆并不是电动机动力输出的必经之路， 没有它第一叶片照样转动，故两者也不属于基本相同的效果。综上，电磁牵引器与电动机、牵引连杆与同步连杆不具有等同替换的特征，不适用等同原则。

（二）本案是否适用禁止反悔原则？

禁止反悔原则是指在专利审批或无效程序中，申请人或专利权人为确定其专利具备专利性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制或部分放弃，并因此获得了专利权或使其专利权得以维持；在侵犯专利权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。适用禁止反悔原则应符合的条件是：专利权人对有关技术特征所做的限制承诺或放弃必须是明示的，且已被记录在专利文档中；限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持产生了实质性作用；适用该原则以当事人提出请求为前提。在判断是否构成侵犯专利权时，专利权人对专利权利要求的解释应当前后一致。法院不允许专利权人为了获得专利权，在专利申请过程中对专利权利要求的保护范围进行狭义或较窄的解释，而在侵权诉讼中为了证明他人侵权，又对专利权利要求的保护范围进行广义或者较宽的解释。禁止反悔原则是基于对等同原则的限制而产生的，两者相伴相随，只强调等同原则的适用而不考虑禁止反悔原则，有权利滥用的嫌疑，也不能正确地解释权利要求的范围，因此，许多国家的专利制度都认为禁止反悔原则与等同原则同样重要。但对于在专利授权或专利无效过程中修改过的技术特征， 在适用禁止反悔原则后，权利人能否继续主张对保留的该技术特征适用等同原则，无论在理论上还是在实践中均有争议，各国法院的态度也不尽一致。一种观点认为，不能再给双重机会。另一种观点认为，即使权利人曾有机会通过修改权利要求，但仍不能排除由于科技进步导致的等同原则的替换和修改时仍然不能预见到的等同原则的替换。对于为满足专利法的实质性条件的要求所做的放弃或限制，一般认为当然可以适用禁止反悔原则；但对于那些并非为满足专利法的实质性条件的要求所做的放弃或限制，是否也适用禁止反悔原则，争议很大。一种观点认为，这属于权利人的可以谅解的疏忽大意。另一种观点认为，这属于权利人对自己权利的处分，同时为了防止公众无所适从，也不应再纳入保护范围。对于法院能否主动审查并适用禁止反悔原则，有人主张，因为是否适用禁止反悔原则涉及公众利益，因此法院应当主动审查。也有人认为，法院不能主动审查。值得注意的是，有学者对法院一般不作主动审查禁止反悔原则的适用提出明确的反对意见， 指出：法院在侵权诉讼审理过程中不应被动地等待当事人提出采用禁止反悔原则的请求，而是应当将禁止反悔原则看作是解释权利要求保护范围的有机组成部分，主动地调查是否存在足以导致适用禁止反悔原则的事实。

笔者认为，对于禁止反悔原则，涉及当事人的举证责任和举证能力，法院一般不主动进行审查；但如果权利人主动适用等同原则，且禁止反悔原则明显成立，法院也可主动向对方当事人释明，这样做对双方当事人来讲，应该更趋向于公平。具体到本案中，实益公司在专利无效程序中，主动地删除了争讼之专利原权利要求1和2，由此对其专利权的维持产生了实质性作用；同时三安公司提出应适用禁止反悔原则确定专利保护范围， 并提供了相应的证据，因而可以适用禁止反悔原则判定是否构成专利侵权。

三、本案应否委托司法鉴定的问题

认定事实和适用法律是知识产权审判中的两个基本环节，解决法律适用问题是法官的职责，不能把法律适用问题交给法官以外的任何人去判断。司法鉴定应仅限于解决案件审理过程中的事实问题，不应涉及法律适用的判断，这是大陆法系国家司法鉴定的传统规则。笔者认为，对证据材料进行审查、形成内心确认、确定法律事实、确定适用的法律规范并得出判断是法官行使司法审判权的完整逻辑过程。若在委托鉴定中混淆事实问题与法律问题，将本应由法院完成的事实认定和法律适用作为委托事项，等于将从事实认定到法律适用的整个司法审判推理过程交由鉴定机构完成。换言之，只有法官依自身能力确实无法判断的事实问题，而该问题可借助于科学、技术或其他专业知识帮助法官理解的，才能进行委托司法鉴定。本案中，被控侵权产品是否构成侵权属于法律问题，司法鉴定中不应将此作为委托鉴定的事项；同时本案二审期间，实益公司明确表示不申请鉴定，因此一审法院未将本案委托司法鉴定是正确的。

文/孙海龙 姚建军（一审主审法官）