在Alice案之后，美国软件专利的可专利性判断方法产生了变化。这篇来自Patently-O 的文章介绍了美国最新的软件可专利性判断方法，还介绍了欧洲的判断方法，并将两者进行了比较。

Comparing US and European Software Patent Eligiblity

by Dennis Crouch

在最近Alice一案判决中，美国最高法院制定了一个判断权利要求是否符合35 U.S.C. § 101要求的机制。在本文中，我会将这一机制与欧洲专利局（EPO）所使用的机制进行比较，并思考两者的相似之处。

The US Alice Approach

在2014年6月24日的一份备忘录中，美国专利商标局（USPTO）以Alice案决定为基础向专利审查团制定了其初步的审查指令。在该指令中，三步机制概述如下：

1、确定权利要求是否是针对工艺、机器、制造、或物质成分四种法定类型之一的发明。如果权利要求不落入上述类型之一，则以非法定保护客体驳回权利要求（§ 101）；

2、如果权利要求落入上述法定类型之一，那么确定权利要求是否针对抽象的概念。如果不是，进行权利要求是否符合其他法定要求的审查。

3、如果权利要求中存在抽象的概念，那么确定权利要求中的任一元素或者元素的组合是否足以确保权利要求比抽象的概念本身更显著。如果权利要求中没有有意义的限定，则以不是法定保护客体驳回该权利要求。

根据§101的审查已经完成，然后审查员应当着手审查权利要求的其他可专利性要求。

“Alice”三步法。

The EPO approach

下面总结了欧洲专利局对可能被排除在外的主题的权利要求的处理方法：

1、审查权利要求以确定其是否涉及被排除在外的主题（subject matter）。该审查通过评估权利要求是否包含技术特征来完成。如果权利要求中完全没有技术特征，则由于涉及排除在外的主题，根据Article 52 EPC驳回权利要求。

2、如果权利要求具有技术特征，则进行新颖性和创造性的审查步骤。在创造性（inventive step）的问题上，确定发明是否包含技术上（technical field）的创造性。如果权利要求缺乏技术上的创造性，则根据Article 56 EPC驳回权利要求。

在权利要求既包括技术特征又包括非技术特征的情况下，通过以下步骤评估其创造性：

1、确定权利要求的非技术特征（non-technical aspects）；

2、基于权利要求的技术特征（technical aspects）选择最接近的现有技术；

3、确定（技术特征）与最近接的现有技术的区别技术特征；

4、确定区别技术特征是否显而易见。

如果没有区别技术特征，或者区别技术特征是显而易见的，以缺乏创造性驳回权利要求。

图2中说明了总体方法。为了便于比较，将该方法划分成与USPTO方法相对应的阶段。还假设了请求保护的发明和现有技术存在差异（否则将存在新颖性的问题）。

Comparison of the two approaches

图1和图2流程的对比表明两种方法在第一步上有着惊人的相似。在两种方法中，都在确定权利要求是否仅是被排除在外或者不符合规定的客体。这在两种方法中都充当一个过滤器，以过滤掉那些没有任何技术主题的权利要求。

两种方法的第二部分也比较相似。在EPO的方法中，是确定权利要求是否同时包含技术特征和非技术特征。在USPTO的方法中，是确定权利要求是否针对一个（非技术的）抽象概念。然而，由于权利要求必须包含技术主题（否则在第一步中就被过滤掉了），这类似于去确定是否包含技术特征和非技术特征的组合。在两种方法中，第二步标记出可能还存在被排除在外的主题的情况。

在两种方法的第三步中，我们来到这个问题的症结所在。在这里将决定“边界”情况的成败。因此，值得分析每个方法的这一步骤。

在EPO的方法中，技术特征和非技术特征首选被分离出来，接着确定未被现有技术记载的技术特征，然后确定这些（未被现有技术记载的）技术特征是否是非显而易见的。在这样做的过程中，假设非技术特征已经被现有技术公开。如果没有被现有技术记载的技术特征是显而易见的，那么权利要求将因缺乏创造性被驳回。

在USPTO的方法中，步骤三包括确定是否有任何元素使得权利要求更显著，而不是抽象概念本身（使得权利要求更显著）。这需要以下两个步骤：

A、确定不是抽象概念的元素；以及

B、确定上述元素比抽象概念更为显著。

值得注意的是，步骤a与EPO方法中确定权利要求的非技术特征的步骤是相似的。

对于步骤b而言，引出了这样一个问题：多更显著才是更显著（how much more is “significantly more”）呢？根据USPTO的上述指令权利要求中必须要有“有意义的限定”，但是这些限定需要多么的有意义呢？

我们假设比抽象概念“更显著”的元素是技术性的（否则权利要求会在第一步就被排除了）。同时，为了成为“更显著”的，这些技术元素必须是有意义的。如果它们必须是有意义的，那么这是否意味着它们必须包含创造性的概念？

我的猜想是，在实践中，说服审查员接受这种类型的权利要求，可能牵涉到争辩比抽象概念更显著的元素以某种方式与创造性相关。否则，这些元素将不会是“有意义的”。这就看起来非常像争辩非显而易见的技术性主题，换句话说，就是争辩技术上的创造性。

两者中方法之间当然将存在差异，尤其应当有“抽象”和“非技术的”概念上的模糊差异。然而，对我而言，两种方法都是为了达到相似的目的，即评估创新本身是否存在于非被排除在外的领域。

因此，在我看来，我们现在处于这样一种情况，在实践中，这两种方法是十分一致的，尽管通过不同的方式（albeit“the other way round”）。

Conclusion

随着案例法和实践的发展，我们会发现USPTO与EPO实践的差异。然而，很明显至少看起来它们看起来是非常相似的。（微IP 译）