【案情回放】

    2013年10月，金臣楼梯有限公司（以下称金臣公司）起诉称，鑫臣楼梯有限公司（以下称鑫臣公司）生产、销售、许诺销售的郁金香系列(郁金香香槟金、郁金香玫瑰金、郁金香镀黄金、郁金香镀金、郁金香复古、皇家典范、皇家风范)共计七款楼梯扶手中的装饰件边花的外观设计，落入其专利号为ZL200930175862.8的外观设计专利的保护范围，请求判令被告停止侵权、销毁模具、赔偿损失。上海市第二中级人民法院经审理认为，郁金香复古、郁金香镀黄金两款楼梯扶手装饰件边花落入原告涉案外观设计专利权的保护范围，因此，被告应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任，但对销毁模具的诉请未予支持。

    一审判决后，金臣公司、鑫臣公司均不服，向上海市高级人民法院提起上诉。鑫臣公司在上诉中认为，本案涉案专利是专利号为ZL200830258289.2的外观设计专利的一部分，该专利相对于本案涉案专利而言属于现有设计。上海市高级人民法院认为，首先，鑫臣公司在本案一审中并未提出现有设计抗辩。其次，现有设计应指申请日以前在国内外为公众所知的设计。本案涉案专利于2009年3月4日向国家知识产权局提出申请，而ZL200830258289.2外观设计专利由国家知识产权局于2009年8月26日作出授权公告，该专利所涉及的外观设计在2009年3月4日以前不会在国内外为公众所知，因此不构成本案涉案专利的现有设计。遂判决：驳回上诉，维持原判。

    【不同观点】

    本案中值得关注的是，被告鑫臣公司在上诉中提出了现有设计抗辩，而其在一审中并未提出现有设计抗辩。被控侵权方在一审中不提、在二审中方提出现有设计抗辩的，法院是否应予审理、进而是否应予支持，确实是专利审判实践中一个值得研究的问题。此类问题不仅在外观设计专利侵权案件中会出现，在发明专利、实用新型专利侵权案件中，也会有类似的一审中不提、二审时才提出的现有技术抗辩是否应予审理、是否可予支持的问题。对此问题大致有三种不同意见。

    第一种观点认为，专利侵权案件中，被控侵权人提出现有设计（技术）抗辩是法定权利，既可在一审中提出，亦可在二审中提出，法院均应予以审查，凡现有设计（技术）抗辩成立的，二审法院应改判被告不构成侵权，否则有违实质公正。

    第二种观点认为，当事人一审中不提出现有设计（技术）抗辩，那么关于现有设计（技术）的事实在一审程序中就不会进行审理，在二审中方提出即属于新的事实，如二审予以审理，便超出了一审的审理范围，有违二审的上诉审性质。因此，对于二审过程中才提出的现有设计（技术）抗辩，应不予审理，对有关现有设计（技术）抗辩的上诉理由直接驳回。

    第三种观点认为，对于二审过程中才提出的现有设计（技术）抗辩，一般可不予审理。对于二审中才提出现有设计（技术）抗辩并且同时提出相应新证据材料的，应首先审查该证据材料是否属于二审新证据，不属于二审新证据的直接驳回有关现有设计（技术）抗辩的上诉理由；如确属二审新证据，则应审查现有设计（技术）抗辩是否成立，现有设计（技术）抗辩成立的，仍应认定被告不构成侵权。

    【法官回应】

    结合二审新证据对二审首次提出现有设计抗辩进行审查

    对此问题，笔者赞同第三种观点。下面仅从现有设计抗辩的角度，就以下几个方面进行分析。

    1.现有设计抗辩属于权利抗辩

    专利法第六十二条规定：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。这就是现有设计抗辩的法律依据。现有设计抗辩本身并不否认原告方主张的专利权的有效性，因专利侵权诉讼中法院并不直接认定涉案专利是否无效，这是为避开无效程序的冗长而向被控侵权人提供的法律救济途径，如果被控侵权人证明其所实施的设计属于现有设计，那么法院可以直接认定其不构成侵权。

    民事诉讼中的抗辩可区分为事实抗辩和权利抗辩，事实抗辩是针对对方请求权有效存在的事实而提出的攻击，包括阻却权利的事实和消灭权利的事实，案件审理中法院应主动查明请求权是否存在的事实，不需要当事人主张，因此又称为无需主张的抗辩。而权利抗辩则不同，权利抗辩是基于阻碍权利的事实的抗辩权，系实体权利，而权利是否主张取决于权利人的自由处分，需要当事人自行主张，当事人如果不主张，法院不应主动审查，因此又可称之为需主张的抗辩。现有设计抗辩不否认对方专利权的有效性，因此应属于权利抗辩，是否主张现有设计抗辩属于当事人处分权范畴，是否行使、何时行使，均应由当事人自行决定，原则上法院不应设提出阶段的限制。因此，当事人可以在一审中就提出现有设计抗辩，当然也可以在二审中才提出现有设计抗辩。

    2.诉讼程序中的利益平衡

    是否提出、何时提出现有设计抗辩是当事人的权利，但对于二审法院而言，首先便遇到是否进行审理的问题。如果当事人一审中不提出现有设计抗辩，那么关于现有设计的事实在一审中就不会进行审理，在二审中提出即属于新的事实，如二审予以审理，便超出了一审审理范围。二审应当是对一审的事实和适用法律进行审查，二审超出一审审理范围去审理新的事实和诉请，事实上剥夺了当事人的上诉权利。这种观点有一定道理，尽管现有设计抗辩的行使系于当事人的处分权，但该权利的行使也应有一定的限度。在专利侵权诉讼中，如果任由当事人在审理的任何阶段提出现有设计抗辩，那么一审法院将无法固定争点，这可能导致一审的事实审功能失效，危及审级制度设计的有效性，并且有损于司法效率和司法安定性。事实上一旦进入诉讼阶段，被控侵权人对于其被控侵权产品是否实施了现有设计应当是知晓的，而且一般具备提出相应证据的能力。如果被控侵权人在一审中不主张现有设计抗辩，一般只可能有两种原因，一是其所实施的外观设计确实不属现有设计，提出现有设计抗辩没有依据、没有意义；二是当事人放弃现有设计抗辩。如确不属现有设计，对于被控侵权人一审中不提、二审中才提出的现有设计抗辩进行审理，实属浪费司法资源；如属当事人在一审中放弃提出现有设计抗辩，则可认为其已对此权利做出了处分，二审中提出抗辩的权利基础已不存在。在上述两种情况下，二审中审理其提出的现有设计抗辩，其法律意义不大、救济功能亦不显著。

    因此，在二审中才提现有设计抗辩的，一般可推定当事人先前已经放弃了提出现有设计抗辩的权利，在二审中一般不予审理且不应支持。如本案中，被控侵权人鑫臣公司在一审中即知晓本案涉案专利属（2013）沪二中民五(知)初字第160号案件涉案专利的局部，其在二审中提出现有设计抗辩时亦未提供相应新的证据材料，对于此种主张二审时可以不予审理、直接驳回。个别特例中，当事人可能在一审中明确放弃现有设计抗辩，此时权利人已对其权利作出了处分，当然应予尊重，如其在二审中再提，应当直接驳回，同时这也是适用民事诉讼诚信原则的必然结论。

    3.二审新证据问题

    二审中才提出现有设计抗辩的一般不予审理且不予支持，但也不是绝对的。现实中可能存在这种情况：被控侵权人由于客观原因在一审中难以提供支持其现有设计抗辩的证据，因此并未提出该抗辩，但其在二审期间却能提供相应证据并且经法院审核确实属于二审新证据，在此种情形下，如果机械地、绝对地不审理、不支持其现有设计抗辩，以程序公正为由对相关事实刻意“视而不见”，则会导致实质上的不公正。对于二审是否可能超出一审审理范围从而剥夺当事人上诉权利的质疑，从程序正义角度看有一定道理，但程序正义最终是为实质正义服务的，在民事诉讼中也不能因程序正义而牺牲实质正义。

    因此笔者主张，对于二审中才提出现有设计抗辩但未提供相应新证据材料的，一般不予审理，对基于现有设计抗辩的上诉理由可直接驳回。

    对于二审中才提出现有设计抗辩并且提出相应新证据材料的，应进行审理。首先应审查该证据材料是否属于二审新证据，庭审中可以作为一个争议焦点让双方充分辩驳。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四十一条的规定，二审程序中新的证据包括：一审庭审结束后新发现的证据；当事人在一审举证期限届满前申请人民法院调查取证未获准许，二审法院经审查认为应当准许并依当事人申请调取的证据。对此问题司法实践中应当严格把握，对于当事人认识偏差或疏忽造成的可以举证而未能举证的情形，不应认定为属于二审新证据，因为这是当事人自己的主观过错造成的，既然是主观过错造成的，那么其后果由过错方自行承担并无不当，只有基于客观原因一审中未提交而在二审中提交的才能认定为二审新证据，这满足实质公正的要求，对于双方当事人而言也是公平合理的。如经法院审查被控侵权人二审中新提交的证据材料确属二审新证据，则应继续对其现有设计抗辩是否成立进行审查，现有设计抗辩成立的，则应认定被控侵权人不构成侵权、改判驳回原告诉请。（上海市高级人民法院徐卓斌）